Firmanavn og varemerker – status i Norden København 27. mars 2009 v/ professor dr. juris Are Stenvik

Den regulatoriske situasjonen Lovgivningen DK: aktieselskabsloven 649/2006 mv. + markedsføringsloven 1389/2005 FI: firmalag 1979/128 NO: foretaksnavneloven 1985 SE: firmalag 1974:156 Plikten til å bruke firmanavnet Firmaretten Forholdet til varemerkeretten – ”korsvist skydd”

Begrepene Firma(navn)/foretaksnavn/virksomhetsnavn det offisielle navn på en næringsdrivende virksomhet, herunder navn på utenlandsk foretak Andre forretningskjennetegn bifirma (DK, FI og SE): navn på del av en virksomhet filialnavn: navn på nasjonal avdeling av utenlandsk foretak sekundære forretningskjennetegn: andre kjennetegn for en næringsdrivende virksomhet, jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (Superlek) Skillet mellom firmanavn og varemerker Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (Superlek): ”Fetter Klovn Karl Johans Gate AS - heretter Fetter Klovn - driver leketøysforretning i Karl Johans gate 27 i Oslo. Forretningen, som åpnet våren 1996, har leketøysgrossisten BRIO AS som hovedleverandør. Fetter Klovn har brukt ordet superlek i sammenheng med BRIOs varekjennetegn på forskjellige måter. Over et utstillingsvindu på forretningens utside og på en søyle og over en rulletrapp inne i bygningen er kjennetegnet BRIO, tilføyet symbolet for varemerkeregistrering og omgitt av et rektangel, etterfulgt av et skilletegn og kjennetegnet SUPERLEK; dette etterfølges igjen av et skilletegn og en klovnfigur som er del av et annet varemerke som tilhører BRIO AS. På utsiden av forretningens vinduer i annen etasje er kjennetegnet SUPERLEK stilt under kjennetegnet BRIO med registreringssymbol og rektangel. BRIO SUPERLEK, uten skilletegn mellom ordene, har dessuten vært benyttet som kjennetegn på store vertikale bannere som deler av året henges opp på fasaden til Karl Johans gate 27, og i salgskataloger.”

Stiftelse av rett Rett til firmanavn (og bifirma) DK: registrering NO: bruk eller registrering og ibruktakelse innen ett år FI og SE: registrering eller innarbeidelse (for ”släktnamn”: bruk ) FI: vern på grunnlag av ”förhandsbesked”, 12 § FL) Rett til sekundært forretningskjennetegn: innarbeidelse

Vilkår for registrering av firmanavn (og bifirma) Krav om særpreg: FI (8 § FL); DK (kontrolleres ikke), SE (9 § FL, mild norm), NO ikke krav om særpreg, men om minst tre bokstaver (ftnavnl. § 2-1) Firmanavnet må ikke være identisk med eldre firmanavn Ikke forvekselbart med eldre firmanavn varemerker etc. Ikke inneholde annens navn, åndsverk etc. Sannhetskravet (”ikke være egnet til å villede”) Ikke være i strid med ordre public Ikke inneholde beskyttet betegnelse i strid med lov (f.eks. ”bank”)

Registrering og overprøvelse Begrenset prøving: DK: prøver ikke særpreg; NO: prøver ikke relative registreringshindre Administrativ klageadgang NO: Innehaver av eldre rett kan begjære overprøving hos Patentstyret innen 3 år FI, DK, SE: Nei Ugyldigkjennelse ved dom DK: 6 mnd. frist

Opphør av rett Manglende ibruktakelse Ikke-bruk NO: manglende ibruktakelse innen ett år (ftnavnl. § 3-1) Ikke-bruk NO: bortfall ved opphør av bruk (ftnavnl. § 3-1 tredje ledd) FI: slettelse ved ikke-bruk i 5 år (19 § FL) SE: slettelse ved ikke-bruk i 5 år (16 § FL) Andre grunner til slettelse eller ugyldighet opphør av foretak firmanavn som blir villedende firmanavn i strid med ordre public

Utenlandske firma- og handelsnavn Vern for firmanavn (filialnavn) som er registrert i riket Vern for navn som er innarbeidet i riket DK, FI, NO og SE Vern for firma som er ”i viss grad känt” FI: HD 2005:143 (Anheuser-Busch) Vern for navn som er tatt i bruk i riket NO: PS-2006-7355 (1-800-FLOWERS) DK: U 1975 s. 131H (Citibank) og U 2007 s. 480H (Invitrogen) Vern for navn som ikke har vært brukt i riket NO: Vern mot registrering av forvekselbare varemerker etter PKV art. 8, jf. PS-2004-7117 (JAMES DEAN) PS-2006-7355: ”Et utenlandsk handelsnavn skal etter konvensjonens artikkel 8 gis vern her i landet på samme vilkår som norske foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn, dvs. ved ibruktagelse eller innarbeidelse.        I nærværende sak er det opplyst at innsigeren har mottatt et mindre antall bestillinger fra norske brukere, og at det har funnet sted enkelte leveranser til adresser i Norge. I forhold til varemerkelovens § 4 må innsigerens kjennetegn dermed - ved nevnte leveranser - anses å ha blitt brukt her i riket. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at foretaksnavnet kan anses å ha blitt tatt i bruk slik foretaksnavnelovens § 3-1 krever. Et foretaksnavn kan riktignok anses å ha blitt tatt i bruk i Norge selv om foretaket ikke er hjemmehørende her, og selv om det ikke har etablert fast driftssted i Norge, jf. Ot.prp.nr.59 (1994-1995) s. 123, jf. s. 44. Det kan imidlertid ikke være tilstrekkelig at et utenlandsk foretak har levert enkelte produkter eller tjenester til kunder her i landet, eller at det har markedsført sine varer eller tjenester på internettsider, som har vært tilgjengelige for norske internettbrukere. Spørsmålet om aktiviteten til det utenlandske foretaket har hatt slik tilknytning til det norske markedet, at foretaksnavnet kan anses å ha blitt tatt i bruk her, må avgjøres på grunnlag av en helhetsvurdering, smnl. NOU 2001:8 s. 46-47. I det foreliggende tilfellet kan tilknytning til det norske markedet ikke anses som tilstrekkelig til at foretaksnavnet kan anses å ha blitt tatt i bruk etter foretaksnavnelovens § 3-1. Det legges i så henseende vekt på at markedsføringen ikke har vært innrettet mot norske brukere, at produktene eller tjenestene ikke har vært spesielt tilrettelagt for levering til norske kunder eller mottakere, og at omfanget av bestillinger og leveranser til norske kunder har hatt beskjedent omfang. Foretaksnavnet - eller innsigerens sekundære forretningskjennetegn - kan heller ikke anses innarbeidet i Norge. Innsigeren kan dermed ikke påberope vern for sitt foretaksnavn eller sekundære forretningskjennetegn etter Pariskonvensjonens artikkel 8.        Selv om et utenlandsk foretak ikke kan påberope kjennetegnsvern etter Pariskonvensjonens artikkel 8, kan det i enkelte tilfelle motsette seg at forvekselbare kjennetegn blir registrert her i riket, forutsatt at foretaket har en rimelig - aktuell eller forutseelig - interesse i å motsette seg registrering. I sak 7117 av 9. juni 2004 ( PS-2004-7117 JAMES DEAN) uttalte 2. avdeling at:        « Spørsmålet om innehaveren av det utenlandske handelsnavn har rimelig interesse i å motsette seg at navnet tas inn i et norsk varemerke, må avgjøres på grunnlag av en helhetsvurdering, hvor en rekke forhold kan komme i betraktning. Både varenes art, omfanget og varigheten av vedkommende virksomhet og virksomhetens geografiske beliggenhet kan være relevant. Likeledes kan det legges vekt på virksomhetens tidligere handelsforbindelser og eventuelle tredjelandsetableringer. Det kreves ikke at virksomheten har omfattet Norge, det er tilstrekkelig at det norske markedet fremstår som et påregnelig og naturlig ekspansjonsområde for innehaveren. Avgjørelsen i kj. 4833 er et eksempel på at det kan være grunn til å stille lempelige krav når virksomheten er hjemmehørende i et naboland (Sverige), og kj. 3272 viser at det ikke nødvendigvis behøver å foreligge en konkret tilknytning til Norge, dersom det dreier seg om et « verdenskjent forretningsnavn ». »        Etter 2. avdelings oppfatning, har innsigeren i dette tilfellet ikke sannsynliggjort at han på søknadstidspunktet hadde en aktuell eller forutseelig interesse i å motsette seg registrering i Norge. Heller ikke på dette grunnlaget kunne dermed innsigelsen ført frem, selv om kjennetegnene hadde vært ansett som forvekselbare.” PS-2004-7117 : ” Mer tvilsomt har 2. avdeling ansett det om innsigeren kan motsette seg registrering av det anmeldte merket som følge av rettigheter knyttet til hans utenlandske handelsnavn, James Dean, Inc. Etter Pariskonvensjonens art. 8 skal handelsnavn være beskyttet i alle unionsland, uten anmeldelse eller registrering, og hva enten navnet utgjør del av et varemerke eller ikke. Det følger videre av konvensjonens art. 2 - bestemmelsen om « nasjonal behandling » - at et unionsland ikke kan gi handelsnavn fra andre unionsland et dårligere vern enn det landets egne handelsnavn får. Et utenlandsk handelsnavn må derfor - på samme måte som norske foretaksnavn - kunne kreve vern dersom det er tatt i bruk som kjennetegn her i landet, og det må - på samme måte som norske sekundære forretningskjennetegn - være vernet om det er blitt innarbeidet, dvs. « godt kjent », her i riket, hva enten handelsnavnet har vært brukt her eller ikke. Mer enn dette krever ikke konvensjonen, jf. dommen i Rt-1971-390, NIR 1972 s. 99 (HENNES). Likevel har det i administrativ praksis vært lagt til grunn at innehaveren av et utenlandsk handelsnavn også kan motsette seg at navnet blir tatt opp i et registrert varemerke i Norge, dersom han har sannsynliggjort at han « har en rimelig - aktuell eller forutseelig - interesse » i å slippe dette, jf. 2. avd. kj. 2704, NIR 1973 s. 82 (JAYSON), se også kj. 2762, NIR 1973 s. 82 (JOHN MOIR's), kj. 3272, NIR 1973 s. 84 (Waldorf-Astoria) og kj. 4833, NIR 1982 s. 136 (NAM-NAM). Sterke reelle hensyn taler for et slikt videregående vern, og konvensjonen er ikke til hinder for at dette oppstilles i nasjonal rett.        Spørsmålet om innehaveren av det utenlandske handelsnavn har rimelig interesse i å motsette seg at navnet tas inn i et norsk varemerke, må avgjøres på grunnlag av en helhetsvurdering, hvor en rekke forhold kan komme i betraktning. Både varenes art, omfanget og varigheten av vedkommende virksomhet og virksomhetens geografiske beliggenhet kan være relevant. Likeledes kan det legges vekt på virksomhetens tidligere handelsforbindelser og eventuelle tredjelandsetableringer. Det kreves ikke at virksomheten har omfattet Norge, det er tilstrekkelig at det norske markedet fremstår som et påregnelig og naturlig ekspansjonsområde for innehaveren. Avgjørelsen i kj. 4833 er et eksempel på at det kan være grunn til å stille lempelige krav når virksomheten er hjemmehørende i et naboland (Sverige), og kj. 3272 viser at det ikke nødvendigvis behøver å foreligge en konkret tilknytning til Norge, dersom det dreier seg om et « verdenskjent forretningsnavn ».        I det foreliggende tilfelle har 2. avdeling under sakens behandling tilskrevet partene med sikte på å få belyst om innsigeren har en rimelig interesse i vern for sitt handelsnavn i Norge. Til dette svarte innsigeren at han driver verdensomspennende lisensiering av rettighetene til varemerket JAMES DEAN, og det er fremlagt en oversikt over, og eksempler på, lisensavtaler han har inngått. Samtlige avtaler som det er gitt opplysninger om, er imidlertid inngått etter søknadsdagen, og viser derfor ikke at innsigeren på det relevante tidspunktet, dvs. på søknadsdagen, hadde en rimelig interesse i å motsette seg registrering av det anmeldte merket i Norge. Det er heller ikke fremlagt for 2. avdeling noen annen dokumentasjon som er egnet til å sannsynliggjøre at en slik interesse forelå. Under disse omstendigheter finner 2. avdeling ikke å kunne bygge på at innsigeren på søknadsdagen hadde en slik interesse i det norske markedet, at det gir grunnlag for å nekte registrering av det anmeldte merket.”

Vern mot registrering og bruk av yngre firmanavn Vern mot registrering og bruk av identisk firmanavn: DK: ”tydeligt adskille sig fra”, jf. U 1999 s. 1406H (Multi Choice); FI: ”tydeligt skiljer sig från”; NO: ”må ikke være identisk”, jf. ftnavnl. § 2-1 Vern mot registrering og bruk av forvekselbart firmanavn: DK: ”som kan forveksles” med et særpreget navn; FI: ”förväxlingsbar firma”; SE: ”förväxlingsbart näringskännetecken”; NO: ”vern mot lignende foretaksnavn” dersom foretaksnavnet har slikt særpreg som kreves etter varemerkeloven, ftnavnl. § 3-2

Vern mot registrering og bruk av yngre varekjennetegn Vern mot registrering av varekjennetegn FI, NO og SE varemerkelov § 14 nr. 4 og 6; DK varemerkelov § 14 nr. 4 Vern mot bruk av varekjennetegn FI: ”firma får inte intas i varumärke” (3 § 3 mom. VML) NO: ”vern mot lignende ... varekjennetegn” forutsatt at foretaksnavnet har særpreg (ftnavnl. § 3-2) SE: innenfor det området hvor firmaet er registrert eller innarbeidet (5 § FL og 3 § 2 mom. VML) Utvidet vern mot bruk som varekjennetegn etter markedsføringsloven? Rt. 1998 s.1315, NIR 1999 s. 573 (Norges-Is)

Varemerkehavers vern mot yngre firmanavn Vern mot registrering og bruk av forvekselbare firmanavn FI: 4 § og 10 § nr. 4 FL DK: aktieselskl. § 153 stk. 2 NO: ftnavnl. § 2-6 nr. 4 SE: 4 §, 5 § og 10 § nr. 6 FL (varemerkehaveren må være etablert i Sverige)

Vernets omfang Identiske firmanavn – ikke krav om bransjelikhet Forvekselbare firmanavn – samme norm som for varekjennetegn, jf. RÅ 1998 not. 53 (ECsoft); Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (Superlek) Kjennetegnslikhet Bransjelikhet FI (6 § FL); NO (ftnavnl. § 3-3); SE (6 § FL) DK: U 2007 s. 480H (Invitrogen) og U 2007 s. 708 H (Waterproof) faktisk aktuell og potensiell bruk Områdelikhet (innarbeidede kjennetegn; SE-handelsbolag) Vern for særlig kjente firmanavn (FI, NO, SE)

Unntak fra vernet Rett til bruk av slektsnavn og firma i samsvar med god forretningsskikk uten hinder av varemerkerettigheter (art. 6(1) TMD) FI og SE: Rett til bruk av slektsnavn som firma om det ikke er forvekselbart med eldre firma eller varemerke (4 § FL) FI og NO: Rett til bruk av slektsnavn som varemerke om det ikke er forvekselbart med eldre firma eller varemerke (3 § 1 mom. VML; vml. § 3) Rett til bruk av slektsnavn som firma i samsvar med god forretningsskikk uten hinder av eldre firma? Jf. U 2003 s. 107H (Medicon Valley) FI og SE: unntak ”om ... innehavaren [av firman] icke kan lida skada” (3 § FL)

Reform- og harmoniseringsbehov Vernet for utenlandske firma- og handelsnavn, jf. PKV art. 8 Bruk, innarbeidelse og/eller registrering som grunnlag for stiftelse av rett? Krav om særpreg for registrering? Administrativ klageadgang ”Bruksplikt” Vernet mot bruk og registrering av identiske firmanavn Harmonisering med art. 6(1) TMD

Status i Norden Slutt!